Relación entre las indicaciones geográficas y el principio de territorialidad

El Comité Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su informe STC/9/5 de 1 octubre del 2002 aborda las cuestiones y la problemática que puede surgir entre las indicaciones geográficas y el principio de territorialidad.

Las indicaciones geográficas tienen carácter territorial por lo tanto el derecho de territorialidad asociado normalmente a la protección de la propiedad intelectual es igualmente de aplicación a las indicaciones geográficas.

El mencionado informe resuelve las siguientes cuestiones:

Comité Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geograficas

Novena sesión

Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002

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LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) decidió en su octava sesión, celebrada en Ginebra del 27 al 31 de mayo de 2002, que la Oficina Internacional elaborase un documento sobre la cuestión de la territorialidad en relación con las indicaciones geográficas.

2. En el presente documento se abordan las siguientes cuestiones:

A. si los criterios para definir las indicaciones geográficas (véase el documento SCT/9/4) están determinados por el país de origen o por el país en el que se solicita la protección; y

B. cómo se aplican las excepciones, en particular en relación con los conceptos de anterioridad y carácter genérico.

3. El reconocimiento de una indicación geográfica en su país de origen merece particular atención ya que la indicación geográfica asociada con un producto constituye el vínculo entre la calidad, la reputación y otras características del producto y su origen geográfico. Tal como figura en el documento SCT/9/4, distintos países pueden aplicar criterios diferentes para definir las indicaciones geográficas.

Estas diferencias pueden relacionarse, por ejemplo, con el tamaño del lugar geográfico de origen o con requisitos relativos al lugar de producción, procesado y/o embalaje del producto asociado con una indicación geográfica. No obstante, lo realmente importante es que el producto esté vinculado con un lugar determinado, lo que significa que la misma indicación no puede ser utilizada en relación con un producto idéntico o similar producido en otro lugar.

4. Las indicaciones geográficas son de carácter territorial por lo que el “principio de territorialidad”, que se asocia generalmente con la protección de los derechos de propiedad intelectual, se aplica asimismo lógicamente a la esfera de las indicaciones geográficas. Es más, las indicaciones geográficas se establecen y protegen (o se les niega reconocimiento jurídico) sobre la base de leyes y reglamentos aplicables en un territorio determinado. No obstante, en virtud de este privilegio territorial, pueden plantearse varios conflictos de carácter internacional.

Por ejemplo, pueden establecerse indicaciones geográficas idénticas, a saber, homónimas, en dos o más territorios. O un nombre geográfico determinado asociado con un producto puede ser protegido como indicación geográfica en uno o más países, pero el mismo término con significación geográfica (o su equivalente lingüístico) puede ser considerado en un tercer país como expresión genérica para dicho producto, o como expresión que ha adquirido un significado secundario en virtud de la legislación en materia de marcas de dicho país. Por el contrario, una marca individual establecida en un país, basada por ejemplo en un apellido distintivo utilizado en el comercio, puede asimismo tener significado como indicación geográfica en otro país. Dichas situaciones derivadas del principio de territorialidad han ocasionado conflictos comerciales incluso antes de que existiera protección jurídica para la propiedad intelectual, en el siglo XIX.

Es más, las protecciones específicas concedidas en virtud de los Arreglos de Madrid y Lisboa están destinadas a subsanar ciertas limitaciones del principio de territorialidad. Asimismo, la rápida expansión y mundialización del comercio y las comunicaciones internacionales acaecida en los últimos años, que se refleja en un medio no territorial, como es Internet[1], ha ampliado el alcance de los conflictos relacionados con los derechos de propiedad intelectual que se derivan del principio de territorialidad. Entre los medios internacionales destinados a subsanar las limitaciones del principio de territorialidad en la esfera de las indicaciones geográficas se incluyen esfuerzos por armonizar las legislaciones nacionales, así como por establecer sistemas internacionales de registro.

II. ¿QUÉ LUGAR DEBE DETERMINAR LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS: EL PAÍS DE ORIGEN O EL PAÍS DE PROTECCIÓN?

1. A falta de un acuerdo internacional (bilateral o multilateral) destinado específicamente a resolver la cuestión por medio del intercambio de listas de registros internacionales, no puede darse respuesta a esta cuestión. Por el contrario, en la situación actual, tanto el país de origen como el país de protección se sienten concernidos por la determinación de las indicaciones geográficas a los fines de la protección. Esto puede comprobarse en las disposiciones de los instrumentos internacionales en vigor, tal como se resumen a continuación.

2. El Artículo 10ter del Convenio de París establece que los países de la Unión “se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis”.

El Artículo 9 del Convenio de París estipula el embargo de los productos que lleven lícitamente una marca o un nombre comercial.

El Artículo 10 del Convenio de París establece que toda parte interesada, actuando de conformidad con la legislación interna de cada país de la Unión de París, puede exigir el embargo de productos “en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto …”.

El Artículo 10bis del Convenio de París establece que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

Los Artículos 1 a 12 y el Artículo 19 del Convenio de París fueron incorporados en el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de su Artículo 2.1. Asimismo, en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se hace referencia explícitamente al Artículo 10bis del Convenio de París.

3. Del mismo modo, el Artículo 1 del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia establece que “Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica [el presente] Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países”.

No obstante, el Artículo 4 del Arreglo de Madrid establece que “Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo”. Con excepción de las denominaciones regionales utilizadas para los productos vinícolas, la designación de las excepciones genéricas que puedan determinar los tribunales del país de protección establece un contrapunto a la designación hecha por el país de origen, y dan pie a un conflicto potencial con la misma. El Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia no ha sido incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su Artículo 2.1.

4. El Artículo 1 del Arreglo de Lisboa establece que los países participantes se comprometen a proteger en sus territorios las “denominaciones de origen” de los otros países de la Unión particular registradas en la Oficina Internacional de la OMPI. Siempre que la denominación de origen protegida se mantenga en el Registro de Lisboa, y siempre que el país de origen siga reconociéndola y protegiéndola, la elegibilidad de la denominación de origen para la protección internacional se establece objetivamente, al menos entre los países miembros de la Unión particular.

No obstante, el Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa establece el derecho de una Parte Contratante a denegar, en el plazo de un año, el efecto de una denominación de origen registrada en el plano internacional. El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional no ha sido incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de su Artículo 2.1.

5. Los acuerdos bilaterales, sobre la base de listas establecidas de indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas, determinan la cuestión sobre bases convenidas tanto para el país de origen como para el país de protección.

6. La norma internacional de protección de las indicaciones geográficas, como tal, figura en el Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que reza lo siguiente: 2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10bis del Convenio de París (1967).

Los requisitos del Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC están complementados por los Artículos 22.3[2] y 22.4[3] del Acuerdo sobre los ADPIC.

En virtud del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece asimismo protección adicional para las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. Estas obligaciones deben considerarse asimismo junto con el Artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC (“Los Miembros podrán establecer libremente el modo adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”), y el Artículo 41 Acuerdo sobre los ADPIC (“Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a los previstos en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo”).

7. Asimismo, el Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC aclara que el Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC no define el término “país de origen” en relación con las indicaciones geográficas.

8. La obligación para los Estados miembros de la OMC de “arbitrar los medios legales para que las partes interesadas” puedan impedir a) la utilización de indicaciones de origen geográfico que puedan inducir a error y b) la utilización de indicaciones geográficas que constituyan actos de competencia desleal implica que “las partes interesadas”. incluidas las del país de origen, gozarán de los medios legales para proteger las indicaciones geográficas en el país de protección. El cumplimiento de esta obligación de observancia puede incluir la referencia a la existencia de las indicaciones geográficas en virtud de la legislación del país de origen.

Para ver el informe completo ir:

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_5.doc